Canon gewinnt Lizenzierungsstreit um SED-TV-Patente

 Die Financial Times Deutschland (FTD) titelt auf Seite 8 ihrer Ausgabe vom 2. Dezember 2008 „Canon siegt in Streit um TV-Patente“. Schaut man sich den Artikel genauer an, wird jedoch schnell klar, dass nicht um Patente gestritten wird, sondern um den Bestand einer Lizenz, die die Inhaberin der Patente an der SED-Technologie, Applied Nanotech, Canon eingeräumt hatte. Die Parteien stritten also nicht etwa um den Erwerb von Patenten, wie das bspw. der Fall gewesen wäre, wenn Canon die SED-Erfindung widerrechtlich entnommen und daraufhin ein Patent erteilt bekommen hätte. Sie stritten auch nicht um eine Patentverletzung. Nach Mitteilung der FTD hatte Canon nämlich die auf der Lizenz basierende Entwicklung eingestellt, sobald der Bestand der Lizenz streitig wurde. Unterstellt man dem Redakteur allerdings die Verwendung des prozessualen Begriff der Patentstreitsache i.S.v. § 143 PatG, dann wäre der Titel durchaus treffend. Schließlich unterfallen auch Streitigkeiten über die Zulässigkeit der Kündigung oder über den Rücktritt von einem Lizenzvertrag dem Begriff der Patentstreitigkeit (vgl. Schramm, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl., S. 320).

Zurück zum Fall.

Zum Streit um den Bestand der Lizenz kam es, weil Applied Nanotech den Lizenzvertrag gekündigt hatte. Canon habe illegal Patente von Applied Nanotech an das aus Canon und Toshiba bestehende Gemeinschaftsunternehmen lizenziert und damit gegen den Lizenzierungsvertrag verstoßen. Im anschließenden US-Gerichtsverfahren kam das Gericht erster Instanz zu dem Ergebnis, dass die Kündigung wirksam sei, weil Canon gegen die Lizenzierungsvereinbarung verstoßen habe. Das Gericht zweiter Instanz meinte zwar auch, dass eine Lizenzvertragsverletzung gegeben sei, allerdings könne die Kündigung nicht durchgreifen, weil die Parteien den Vertrag als „unwiderruflich“ ausgestaltet hatten. Ergebnis: Unwirksame Kündigung, wirksamer Lizenzvertrag, Canon kann die SED-Technologie weiter benutzen. Die nahe liegende Frage lautet, ob damit auch das Gemeinschaftsunternehmen die SED-Technologie weiternutzen darf.

Dazu schweigt der Artikel.

Offensichtlich war diese Frage nicht Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzung. Anlass, die Frage hier nach deutschem Recht zu stellen und sich in diesem Zusammenhang einmal Gedanken darüber zu machen, ob Canon auch nach deutschem Recht obsiegt hätte, soweit dies angesichts des uns nur spärlich bekannten Sachverhalts überhaupt möglich ist.

Zunächst zur Frage der Unterlizenzierung an das Gemeinschaftsunternehmen. Die Zulässigkeit der Weiterübertragung und Vererbung von Lizenzrechten hängt in erster Linie vom Sinn des Vertrages, durch den sie eingeräumt wurden, ab. Grundsätzlich sind zwar die abgeleiteten Rechte als abgespaltene Teile des Schutzrechts wie dieses übertragbar und vererblich, der Schutzrechtsinhaber kann aber ihre Bestellung mit der Beschränkung vornehmen, dass sie nicht übertragbar oder vererblich sein sollen. Darüber hinaus differenziert das deutsche Recht nach ausschließlichen, persönlichen, einfachen und Betriebslizenzen. Bei der ausschließlichen Lizenz ist in der Regel davon auszugehen, dass der Lizenznehmer sie vererben, übertragen und Unterlizenzen an ihnen erteilen kann. Die persönliche Lizenz ist überhaupt unübertragbar und unvererblich. Bei der einfachen Lizenz ist in der Regel davon auszugehen, dass sie nicht übertragbar, sondern als schuldrechtliche Erlaubnis personen- oder betriebsgebunden ist. Die Betriebslizenz ist i.d.R. nur mit dem Betrieb veräußerlich und vererblich. (Vgl. zum Vorgesagten: Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Aufl., S. 194.)

Danach könnte nach deutschem Recht eine Vertragsverletzung Canons nur in dem Fall verneint werden, in dem Applied Nanotech Canon ausschließlich lizenzierte. Eine Ausnahme greift bei einer ausschließlichen Lizenzierung allerdings dann, wenn die Person des Lizenznehmers für den Schutzrechtsinhaber von Bedeutung ist, weil beispielsweise besondere fachliche Fähigkeiten zur Ausführung der Erfindung erforderlich sind. Sicherlich wird für Applied Nanotech die Person des Lizenznehmers von Bedeutung gewesen sein. Da jedoch anzunehmen ist, dass das Gemeinschaftsunternehmen aus Canon und Toshiba fachlich in der Lage ist, die Erfindung auszuführen (zu diesem Zweck wurde es offenbar gegründet), erscheint das Vorliegen des Ausnahmetatbestandes eher fernliegend zu sein. Somit hätte Canon, was die Frage der Verletzung angeht, nach deutschem Recht u.U. bessere Karten gehabt.

Damit ist allerdings noch nicht die Frage geklärt, ob bei einer (unterstellten) Vertragsverletzung Canons auch das Gemeinschaftsunternehmen die Erfindung berechtigt benutzen darf. Bekanntlich herrscht im deutschen Recht das Abstraktionsprinzip, wonach die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäftes regelmäßig unabhängig von der Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts ist. Danach wäre Canon unabhängig von einer Vertragsverletzung gegenüber Applied Nanotech oder einer Aufkündigung des Vertrages noch Inhaber der Lizenz. In diesem Fall läge noch eine Lizenz bei Canon vor, von der das Gemeinschaftsunternehmen seine Unterlizenz wirksam ableiten könnte. Zu einem anderen Ergebnis muss man allerdings dann gelangen, wenn das Abstraktionsprinzip ausnahmsweise abgemildert ist. Dies ist im gewerblichen Rechtsschutz nicht selten der Fall. Vielfach wird anzunehmen sein, dass beide Geschäfte ein einheitliches Rechtsgeschäft bilden, so dass die Nichtigkeit des einen nach § 139 BGB auch die Nichtigkeit des anderen nach sich zieht. Unter Umständen ist aus dem Zweck des Geschäfts zu folgern, dass die Gültigkeit oder der Fortbestand des Kausalgeschäfts Bedingung für die Übertragung des Schutzrechts ist. (Vgl. zum Vorgesagten: Götting, a.a.O., S. 196). Es liegt also nahe, dass die Kündigung des Lizenzvertrages auch die Einräumung der Lizenz an Canon beseitigt hat. Damit würde es an einer Lizenz fehlen, von der das Gemeinschaftsunternehmen eine Unterlizenz ableiten kann. Anders ausgedrückt: wenn Canon über kein Recht verfügt, kann es auch dem Gemeinschaftsunternehmen kein Recht einräumen. Das Gemeinschaftsunternehmen wäre nicht mehr zur Benutzung der Erfindung berechtigt.

Bedarf es nur noch der Klärung, ob eine Vertragsverletzung auch nach deutschem Recht zur Kündigung berechtigt hätte und wenn ja, ob dem eine Vereinbarung über die Unwiderruflichkeit des Vertrages entgegenstehen würde.

Bei Verträgen, deren Abwicklung sich auf längere Zeit erstreckt, sind die in der Rspr. entwickelten Grundsätze über Dauerschuldverhältnisse heranzuziehen. Danach besteht ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund analog § 723 BGB (§ 314 Abs. 1 BGB), wenn das Verhältnis gegenseitiges Vertrauen erfordert und dieses derart erschüttert ist, dass den Parteien eine Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zumutbar ist (Götting, a.a.O., S. 196). Ob dies bei einer Übertragung auf ein Gemeinschaftsunternehmen der Fall ist, das zu dem Zweck gegründet worden ist, die Technologie zu entwickeln, ist fraglich. Der Kreis der Berechtigten ist hier nicht wesentlich erweitert worden. Auch droht aus dem Zweck des Gemeinschaftsunternehmens nicht die Gefahr, dass weitere Dritte durch weitere Unterlizenzen zu Berechtigten werden. So verbleibt nur das Interesse Nanotechs, das Gemeinschaftsunternehmen selbst lizenzieren zu wollen und auf diesem Weg zusätzliche Lizenzgebühren zu erhalten. Darin liegt m.E. ein anerkennenswertes Interesse, was allerdings außerhalb der Vertragsbeziehung zwischen Canon und Applied Nanotech liegt. M.E. ist daher nicht zwingend, einen wichtigen Kündigungsgrund anzunehmen.

Würde man das Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes annehmen, stellt sich schließlich noch die Frage, ob die Parteien eine darauf basierende Kündigung wirksam ausschließen können.

§ 314 BGB ist in seinem Kern zwingendes Recht und kann durch AGB nicht eingeschränkt werden (BGH ZIP 86, 920). Allerdings können Individualvereinbarungen das Kündigungsrecht beschränken, aber nicht völlig ausschließen (vgl. Palandt-Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Aufl., § 314, Rn. 3). Damit wäre der Vertrag nach deutschem Recht nicht unkündbar gewesen. Ob er im Ergebnis hätte gekündigt werden können, hängt von der Entscheidung ab, ob man 1) eine Vertragsverletzung annimmt, 2) diese zur Begründung eines wichtigen Grundes ausreichend erheblich ist und 3) die Erheblichkeit der Vertragsverletzung auch der Kündigungsschwelle entspricht, welche die Parteien zumindest mit der „Unwiderruflichkeit des Vertrags“ setzen wollten.

(jsc)

 
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