By Sanna Wolk, LL.D./S.J.D.

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im so genannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist es, damit den öffentlichen Austausch in unserem Rechtsgebiet auch im Internet zu fördern. Die mit einer Veröffentlichung im Internet einhergehende Transparenz des wissenschaftlichen Diskurses für die Öffentlichkeit ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.

1. Introduction

In Sweden, invention work is to a great extent carried out by employees. This means that a significant number – and probably a majority – of inventions are created in an employment relationship. Today, employees may not directly question that all or part of the exclusive rights to an invention accrues to the employer. However, there is an identifiable burgeoning opinion that employed inventors to a greater extent wish to receive reasonable compensation for their creative work, especially when businesses make large amounts of money due to the inventions of their employees.

In Sweden there is a special law governing employers’ rights to employees’ inventions, namely the Act on the Right to Employee’s Inventions no. 345 of 1949. The Act applies to patentable inventions made by employees in their private or public employment. However, the Act is not applicable to inventions made by university researchers (teacher exception). Swedish universities are supposed to carry on educational activities, rather than to pursue commercial activities, and as a matter of principle teachers and researchers employed by universities own their inventions.

The Act on the Right to Employee’s Inventions is mostly non-mandatory, and individual contracts or collective agreements may govern the transfer of patent rights in inventions, and in the private sector, rights in employee inventions are also regulated by collective agreements. However, the most important employee rights are mandatory. Thus, for example, the employee has a mandatory right to a reasonable remuneration in compensation for the rights transferred to the employer. An employee cannot be deprived of this right by way of an individual contract or collective agreement.

The reason for the right to special remuneration being expressed in a mandatory provision is that the legislator has wished to inspire creative work, at the same time as the regulation protects the weaker party, since negotiations between employer and employee are frequently characterised by imbalance. It is important from a societal point of view to stimulate the desire to innovate, and extra remuneration to the employee may constitute an incentive for creativity, while at the same time an employer may obtain competitive advantages or economic profit by assuming an employee’s invention. The inventor must be rewarded for this positive result. There are however no exact statements in the preparatory works as to what actually constitutes reasonable remuneration. (weiterlesen…)

von Janine Smitkiewicz, LL.M.

I. Einleitung

Die in der Öffentlichkeit und den politischen Lagern geführte Debatte um das sog. „Killerspielverbot“ setzt sich kurz vor der Bundestagswahl fort. Die Forderung eines Herstellungs- und Verbreitungsverbotes für gewalthaltige Computerspiele ist nach wie vor ein Wahlthema der Parteien, doch die Lager sind gespalten, selbst innerhalb der Parteien (Übersicht über die Aussagen der im Bundestag vertretenen Parteien unter www.gamona.com). Während einerseits erkannt wird, dass Deutschland im internationalen Vergleich das Land mit dem strengsten Jugendmedienschutz ist, stellen sich andere auf den Standpunkt, dass ein Fehlverhalten von Jugendlichen durch ein Verbot gewalthaltiger Spiele und eine Verschärfung der bestehenden Gesetze abgeschaltet werden kann.

Bereits im Juni dieses Jahres, wie übrigens auch schon in den Jahren 2006/2007, forderten die Innenminister der Bund und Länder die Umsetzung eines Herstellungs- und Verbreitungsverbotes für „Killerspiele“. Bislang konnte ein solches Verbot jedoch nicht auf den Weg gebracht werden, weshalb das Wahlergebnis nunmehr maßgeblichen Einfluss auf die Umsetzung haben könnte.

Gemeint sind mit „Killerspielen“ elektronische Bildschirmspiele jedweder Form, deren Inhalte von schwerer jugendgefährdender Art und gekennzeichnet durch Gewaltelemente im Sinne des geltenden Jugendschutz- und Strafrechts sind. Eine juristische Definition existiert für „Killerspiele“ bislang nicht, dieser Begriff beinhaltet eine subjektive und durchaus negative Bewertung, daher soll im Folgenden von „gewalthaltigen Computerspielen“ die Rede sein. Mit der Novellierung des Jugendschutzgesetzes wurde zum 01. Juli 2008 der Katalog der schwer jugendgefährdenden Trägermedien, die indiziert werden, erneuert und im Hinblick auf Gewaltdarstellungen erweitert. Zugleich wurde die Mindestgröße der Alterskennzeichen der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) gesetzlich verankert.

Im Folgenden soll erörtert werden, ob ein Herstellungs- und Verbreitungsverbot für gewalthaltige Computerspiele in Anbetracht der bestehenden Gesetze erforderlich ist und ob es einer rechtlichen Überprüfung, insbesondere mit Blick auf die Grundrechte stand halten kann.

II. Geltende Rechtslage

Für einen effektiven Jugendschutz hat der Gesetzgeber zahlreiche Regelungen zum Kinder- und Jugendschutz getroffen. Für die rechtliche Beurteilung des geltenden Jugendschutzes bei Computerspielen sind zuvorderst das Grundgesetz, das Jugendschutzgesetz und das Strafgesetzbuch von Bedeutung. (weiterlesen…)

von John Chudziak, LL.M.

Insbesondere amerikanische Lizenzverträge enthalten häufig eine Klausel, wonach die Lizenz unwiderruflich sei. Amerikanische Gerichte haben entschieden, dass eine solche Klausel die wirksame Kündigung des Lizenzvertrages ausschließe und eine Lizenz beim Lizenznehmer bestehen bleibe (vgl. bspw. US Court of Appeals 5th Circuit, No. 07-50640, July 25, 2008 – als pdf zu finden unter: http://www.fitzpatrickcella.com/clients/case.cfm?pubid=487 – wir berichteten hier am 10.12.2008).

Im Folgenden soll geklärt werden, wie eine solche Klausel rechtlich nach deutschem Recht einzuordnen ist, und welche praktischen Auswirkungen diese Einordnung nach sich zieht.

Zu klären ist zunächst das Wesen der Lizenz (1.). Sodann ist zu untersuchen, wie sich die “Unwiderruflichkeit” auf den Bestand der Lizenz auswirken kann (2.).

1. Wesen der Lizenz

Das Wesen der Lizenz zeigt sich in ihrem Rechtsinhalt (1.1.), ihrem Verhältnis zum Schutzrecht (1.2.) und ihrem Verhältnis zu Dritten (1.3.).

1.1      Rechtsinhalt

In früherer Zeit sah man in der Einräumung einer Lizenz lediglich den Verzicht des Inhabers eines gewerblichen Schutzrechts gegenüber dem Lizenznehmer auf sein Recht, die Ausnutzung des geschützten Gegenstandes zu verbieten (vgl. Groß, Der Lizenzvertrag, 9. Auflage, S. 8, Abs. 2 m.w.N.). Im Gegensatz dazu wird in der neueren Literatur und Rechtssprechung ganz allgemein die Auffassung vertreten, dass sowohl die Einräumung einer ausschließlichen als auch einer einfachen Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts bedeute (vgl. Groß, a.a.O., Abs.3 m.w.N.). Der Unterschied zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz bestehe lediglich darin, dass dem Erwerber bei der einfachen Lizenz nur ein positives Benutzungsrecht ohne negative Abwehbefugnis eingeräumt wird, wohingegen der ausschließliche Lizenznehmer nicht nur ein Benutzungsrecht mit positivem, sondern auch mit negativem Inhalt erhält (vgl. Götting, Gewerblicher Rechtschutz, 8. Auflage, § 25, Rdnr. 16, 17). Dass mit jeder Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts einhergeht, sei denknotwendig, um die zahlreichen Verpflichtungen des Lizenzgebers ableiten zu können. Schließlich könne man eine Haftung des Lizenzgebers für Sachmängel nur aus einem positiven Recht herleiten, das der Lizenzgeber dem Lizenznehmer einzuräumen hat (Vgl. Groß, a.a.O., Abs. 5 m.w.N.).

Festgehalten werden kann, dass es sich bei jeder Lizenz um ein positives Benutzungsrecht handelt.

1.2      Verhältnis zum Schutzrecht

Klar ist, dass Lizenzen als positive Benutzungsrechte unterhalb der Schwelle der Übertragung des eigentlichen Schutzrechtes (z. B. das Patentrecht) liegen (vgl. Götting, a.a.O., Rdnr. 15).

Nicht abschließend geklärt ist, wie die Einräumung einer Lizenz dogmatisch zu begründen ist. So vertritt eine Ansicht, dass in der Verfügung über das Patent bei der Lizenzvergabe die Übertragung eines abgespaltenen Teilrechts zu sehen ist (so z. B. Nirk GRUR 70, 329, 330). Im Falle der ausschließlichen Lizenz verbleibe dem Lizenzgeber nach dieser Ansicht nur noch das seines Nutzungsrechts entkleidete formale Patentrecht (vgl. Ullmann, Patentgesetz, 10. Auflage, § 15, Rdnr. 61, 82, 89,). Eine andere Ansicht sieht in der Lizenzvergabe die konstitutive Begründung eines Nutzungsrechts (so z.B. Knapp GRUR Int. 73, 225, 228). Im Ergebnis stimmen beide Ansichten darin überein, dass die Lizenz einen gewillkürten Ausschnitt aus den Befugnissen darstellt, welche die Ausnutzung des Patentrechts seinem Inhaber gewährt (so schon RG, RGZ 134, 91, 96).

1.3      Verhältnis zu Dritten (weiterlesen…)

by Prof. Siva Vaidhyanathan, Charlottesville, U.S.A.

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By 2009 Google Street View, perhaps the most pervasive example of the Googlization of the real world, barely causes a gasp in the United States. That was not the case in Canada, parts of Europe, or in Japan.

By late spring 2009 Canada faced the prospect of soon joining its neighbor to the south as part of the Googlized global street. Canada has much stronger data privacy laws than the United States does, and its people rarely quietly accept whatever rich American companies might want from – or want to give to — them. Specifically, Canada shares with much of Western Europe a general prohibition on the photography of people without their permissions, with special exceptions for journalism and art. Oddly, as early as 2007 Google announced that it would tailor Street View to conform to Canadian law by blurring faces and license plates – as if that were something special for Canada.ⁱ In fact, faces and license plates were blurred for the version in the United States (and the rest of the world) as well. By April 2009, just before the Canadian launch of Street View, Google still claimed that the imperfect, machine-driven blurring technology would adequately conform to Canadian law.ⁱⁱ

The problem with the blurring process, (weiterlesen…)

von Matthias Probst und Sebastian Glatzel

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Bildmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg spielt aus zahlreichen Gründen eine große Rolle in Wissenschaft und Lehre. Zahlreiche Gräueltaten werden den Nachgeborenen und Unbeteiligten in ihrer gesamten Brutalität erst deutlich, wenn sie visuell wahrnehmbar sind. Aber auch das alltägliche Leben im kriegsversehrten Europa ist für heutige Generation kaum noch vorstellbar. Der Zweite Weltkrieg war der erste internationale bewaffnete Konflikt, in dem Fotoapparate existierten, die es dem einzelnen Soldaten auf Grund ihrer Größe erlaubten, auch aus nicht dienstlichen Gründen Fotographien anzufertigen. Häufig waren es private Aufnahmegeräte mit denen zum Teil weltbekannte Aufnahmen erzeugt wurden. Dass Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg aber bereits zum Nachdenken anregen können, bevor sie überhaupt entwickelt wurden, durften die Autoren dieser IP-Notiz jüngst feststellen. In den USA sind (weiterlesen…)

Liebe Leser,

wir freuen uns, an dieser Stelle zwei Expertennotizen ankündigen zu können. Kommenden Montag werden Sebastian Glatzel, LL.M. und Matthias Probst, LL.M. von einem interessanten Fall berichten, in dem es um die geplante Erstveröffentlichung von Fotos aus dem 2. Weltkrieg geht.

Dem anschließen wird sich demnächst ein Artikel von Prof. Siva Vaidhyanathan, der sich mit der Allmacht von Google im Digitalen Zeitalter beschäftigt.

(cen)

von Jens Seipenbusch, Münster

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im so genannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist es, damit den öffentlichen Austausch – auch im Medium Internet – in unseren Rechtsgebieten zu fördern und Praxis und Wissenschaft einander anzunähern. Die mit einer Veröffentlichung im Internet einhergehende Transparenz des wissenschaftlichen Diskurses für die Öffentlichkeit ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.

Die rigide Durchsetzung der Idee vom geistigen Eigentum pervertiert zunehmend die dahinterstehende Absicht der Beförderung von Kunst, Wissenschaft und technischem Fortschritt und kann zu einem Stolperstein der gesellschaftlichen Entwicklung werden.

Seit der Erfindung des Buchdrucks gab es wohl keine größere Herausforderung für den gesellschaftlichen Umgang mit immateriellen Gütern als sie der anhaltende Übergang zur Informationsgesellschaft darstellt. Nicht umsonst spricht man in der Gesamtheit aller Veränderungen von einer digitalen Revolution.Das Internet als Netz der Netze schafft in diesem Zuge einen bisher einmaligen virtuellen Raum, der keineswegs rechtsfrei ist, der aber unterschiedliche nationale und transnationale Rechtsordnungen zu seiner Regulierung aufeinanderstoßen läßt.
Der Bereich des Urheberrechts spielt dabei in mehrfacher Hinsicht eine besondere Rolle. Nicht nur beschäftigt er sich als Teil des Medienrechts unmittelbar mit den neuartigen digitalen Werken und dem Umgang mit ihnen, sondern es Treffen mit dem kontinentalen und dem Copyright-System auch noch zwei teilweise unterschiedliche urheberrechtliche Kulturen aufeinander. Darüberhinaus verlieren sich im heutigen World-Wide-Web einige der wesentlichen Begriffe der bisherigen urheberrechtlichen Regelungen. So ebnet die zunehmende Dominanz des ‘user generated content’ den Unterschied zwischen Künstlern und Konsumenten ein oder man bekommt es mit neuartigen Phänomenen wie z.B. ausschließlich virtuell existierenden Gütern in Spielen oder auf zahlreiche Orte gleichzeitig verteilten Dateien zu tun. Nicht zuletzt ignorieren große Teile der Internetnutzerschaft, insbesondere Jüngere, völlig ohne Unrechtsbewußtsein die hergebrachten Regeln im Umgang mit den neuen Medien beispielsweise beim Filesharing oder auch beim Erstellen eigener privater Websites.

International versuchen die von ihrer nationalen Unterhaltungsindustrie angetriebenen USA seit einigen Jahren, ihre Regelungen zum Copyright als quasi weltweit verbindlichen Standard einzuführen. Das TRIPS-Abkommen von 1994 regelt in diesem Sinne die handelsbezogenen Aspekte der ‘intellectual property rights’, in der EU wird zunächst die Urheberrechtsrichtlinie 2001/29/EG, und dann 2004 und 2007 die beiden IPRED-Richtlinien ‘zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte’ verabschiedet. In Deutschland hat sich die Diskussion um eine Verschärfung des Urheberrechts zuletzt am 2. Korb der Urheberrechtsnovelle (Ende 2007) entzündet, da die berechtigten Einwände von Wissenschaft, Forschung und Bildung völlig ignoriert wurden. Die Neuregelung der Verwertung bei neuen Nutzungsarten und die zugehörige Übergangsvorschrift (§137l UrhG) können als Symptom gewertet werden für eine zunehmende Begünstigung der Verwerter zu Ungunsten der Autoren – das Urheberrecht wandelt sich zu einem Verwerterrecht.

Auf der anderen Seite (weiterlesen…)

von Dr. Henriette Picot, München

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im so genannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist, damit den öffentlichen Austausch – auch im Medium Internet – in unseren Rechtsgebieten zu fördern und Praxis und Wissenschaft einander anzunähern. Die mit einer Veröffentlichung im Internet einhergehende Transparenz des wissenschaftlichen Diskurses für die Öffentlichkeit ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.

Im Jahr 2004 hat das Landgericht München I in einer viel beachteten Grundsatzentscheidung[1] als weltweit erstes Gericht über die Wirksamkeit der Version 2 der GNU General Public License (GPL v2) entschieden. Das Landgericht München I bestätigte in dieser Entscheidung die grundsätzliche Wirksamkeit der GPL v2 als Lizenzvertrag zwischen Software-Entwicklern und Nutzern (bzw. Weiterentwicklern). Seitdem haben sich in unterschiedlichen Fallkonstellationen auch das Landgericht Frankfurt[2] sowie das Landgericht Berlin[3] und – erneut – das Landgericht München I[4] mit der Wirksamkeit der GPL v2 befasst.

Vor diesem Hintergrund soll dieser Artikel dem Leser einen Überblick über die wesentlichen Grundzüge und Ergebnisse der bisherigen deutschen Rechtsprechung zur GPL v2 geben.

1. Durchsetzbarkeit der GPL v2 und ihrer Kernbestimmungen

1.1. Vertragsschluss

Neben dem Landgericht München I gingen auch das Landgericht Frankfurt und das Landgericht Berlin davon aus, dass zwischen den Urhebern, d.h. den Software-Entwicklern, und den Nutzern von GPL v2-lizenzierter Software ein Lizenzvertrag zustande kommt, in den die Bestimmungen der GPL v2 als Allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam einbezogen werden. Wie jeder Vertragsschluss erfordert dabei auch eine Vereinbarung über die Geltung der GPL v2 eine vertragliche Einigung (Angebot und Annahme) zwischen den beteiligten Parteien. Die Parteien des Lizenzvertrags sind der/die Software-Entwickler einerseits und jeder einzelne Nutzer (und zugleich ggf. Weiterentwickler) andererseits. Da eine persönliche Kontaktaufnahme zwischen diesen Parteien jedoch in den seltensten Fällen stattfindet, gehen die Gerichte von folgender Konstruktion aus:

Indem ein Software-Entwickler eine bestimmte Software unter die Geltung der GPL v2 stellt, gibt er ein “an jedermann” gerichtetes Angebot ab, ein Nutzungsrecht an der Software unter den Bedingungen der GPL v2 zu erwerben. Dabei verzichtet der Software-Entwickler darauf, über die Annahme seines Angebots (durch den/die einzelnen Nutzer) Kenntnis informiert zu werden. Diese besondere Art des Vertragsschlusses ist in § 151 des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gesetzlich verankert.

Jeder Nutzer, der ein Nutzungsrecht an der der GPL v2 unterstellten Software erwerben möchte, muss dann ausdrücklich oder “konkludent” (d.h. durch die Nutzung der Software) sein Einverständnis mit der Geltung der GPL v2 erklären und dadurch das Angebot des Software-Entwicklers annehmen. Indem der Software-Entwickler darauf verzichtet hat, von der Annahme seines Angebots (auf Abschluss eines Lizenzvertrages) unterrichtet zu werden, kommt bereits mit der tatsächlichen Nutzung von GPL v2-lizenzierter Software ein wirksamer Lizenzvertrag zwischen dem Nutzer und dem Software-Entwickler zustande. Mit anderen Worten: Die Bedingungen der GPL v2 sind also wirksam vereinbart, sobald ein Nutzer unter ihrer ausdrücklichen oder konkludenten Anerkennung beginnt, die GPL v2-lizenzierte Software zu nutzen.

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass eine Einigung über die Wirksamkeit der GPL v2 wie geschildert zustande kommt und der Nutzer daher zur Einhaltung der Bedingungen der GPL v2 verpflichtet ist. Das von der Rechtsprechung unterstellte Einverständnis des jeweiligen Nutzers mit den Bedingungen der GPL v2 wird in der juristischen Literatur allerdings als reine Fiktion kritisiert, wenn es für ein solches Einverständnis keine konkreten Anhaltspunkte gibt[5]. In der Tat sind Konstellationen vorstellbar, in denen dem Nutzer die Anwendbarkeit der GPL v2 auf die von ihm verwendete oder vertriebene Software nicht bekannt ist, so dass man von einem echten Einverständnis mit der Geltung der GPL v2 kaum ausgehen kann.

Wenn der Nutzer die Bedingungen der GPL v2 weder ausdrücklich noch konkludent anerkennt, erwirbt er kein Nutzungsrecht an der Software und darf sie daher auch nicht nutzen. Der Inhaber des Urheberrechts an der GPL v2-lizenzierten Software kann dann zwar nicht wegen einer Verletzung der GPL v2 gegen den Nutzer vorgehen. Er kann aber – ebenso wie im Bereich proprietärer Software – eine Verletzung seines Urheberrechts selbst geltend machen. Mit anderen Worten: Ein Entwickler, der Software unter den Bedingungen der GPL v2 öffentlich zugänglich macht, verzichtet weder auf sein Urheberrecht als solches noch auf einzelne urheberrechtlich geschützte Positionen. Das hat auch die Rechtsprechung wiederholt bestätigt[6].

1.2. GPL v2 als Allgemeine Geschäftsbedingungen

Da die GPL v2 für eine Vielzahl von Lizenzverträgen vorformuliert ist und ihr Inhalt zwischen Entwicklern und Nutzern nicht individuell verhandelt wird, sind die Regelungen der GPL v2 nach deutschem Recht als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) einzuordnen (§§ 305ff. BGB).

1.2.1. Einbeziehung

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam vereinbart, wenn der Nutzer auf ihre Geltung hingewiesen wird und es ihm möglich ist, “auf zumutbare Weise Kenntnis von ihrem Inhalt zu nehmen”. Da der Volltext der GPL v2 im Internet leicht aufzufinden und abrufbar ist, hat die Rechtsprechung an einer wirksamen Einbeziehung keinen Zweifel, sofern der Nutzer auf ihre Geltung eindeutig hingewiesen wird[7].

1.2.2. Inhaltliche Anforderungen

(weiterlesen…)

by Sebastian Glatzel^* and Nikolas Smirra^*

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im sogenannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist, damit den öffentlichen Austausch – auch im Medium Internet – in unseren Rechtsgebieten zu fördern und Praxis und Wissenschaft einander anzunähern. Die Transparenz des wissenschaftlichen Austausches für die Öffentlichkeit ist dabei einer der wichtigsten Effekte dieser Reihe.

1. Introduction

On September 1^st 2008 section 140c of the German Patent Act (PatG) came into effect. This provision is part of a series of amendments to German IP related regulations due to the implementation of the IPR Enforcement Directive (2004/48/EG) made under the European internal market provisions. The Directive concerns measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of intellectual property¹.

Regarding the considerable difficulties that a rightholder may have to prove an infringement or to determine his claim to compensation in the case of a detected infringement, Sec.140c PatG in particular deals with the implementation of Art. 6 and 7, concerning „evidence“ and „measures for preserving evidence“, themselves being compliant with Art.43 (1) and Art.50 (1)(b) of TRIPS. Before the implementation of Sec.140c PatG claims regarding evidence were based on Sec.809² et seqq. of the German Civil Code. However those provisions were not sufficient to fulfill the requirements of Art.6 of the Directive³. So the new provision to the Patent Act grants the rightholder a claim of examination of alleged infringing objects or processes and guarantees access to relevant documents. Moreover the obligor’s duty to present documents or to tolerate the inspection of an object can be ordered by interlocutory injunction according to the provisions of the German Code of Civil Procedure (ZPO). Sec.140c PatG can be regarded as an addition to Sec.140b PatG, which grants rightholders a demand for disclosure of relevant information about the origin and the channel of distribution of infringing products.

At first glance the German provision bears significant resemblance to the Anton-Pillar-Order (or Search-Order) and the French “saisie contrefacon”. However, due to preculiarities of the German law – especially the law of practice – Sec.140c PatG is far from being without controversy.

1. Sec.140c PatG

§ 140c Patentgesetz

1. Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

1. Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

1. Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

1. § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 140b Abs. 8 gelten entsprechend.

1. Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.

Section 140c Patent Act (Translation)

1. Whoever uses a patented invention with reasonable probability contrary to Sec. 9-13 Patent Act, may be subject to claims by the rightholder or any other beneficiary to present documents or tolerate the inspection of an object in his control, or a process that is subject to a patent, if it is necessary in order to establish claims. If there is reasonable probability of infringement on a commercial scale, the claim extends to the presentation of banking, financial and commercial documents. The court takes necessary measures to warrant protection in a particular case, if the alleged infringer claims confidentiality of the documents.

1. The claim according to subsection 1 is excluded, if the utilization is disproportionate in the particular case.

1. The duty to present documents or to tolerate the inspection of an object may be ordered by interlocutory injunction according to Sec. 935-945 of the german Code of Civil Procedure. The court takes necessary measures to warrant the protection of confidential information. This applies in particular to cases where the preliminary injunction is issued without prior hearing of the opponent.

1. Sec. 811 of the Civil Code and Sec.140b (VIII) Patent Act apply mutatis mutandis.

1. Where it is found that there has been no infringement or threat of infringement, the alleged infringer may demand compensation of the damage caused by the demand from the applicant of the presentation or inspection according to paragraph 1

1. Content of Sec.140c Patent Act

Following requirements have to be met in order to grant the rightholder or any other beneficiary the claim of inspection or the access to relevant documents:

(1) A patented invention has to be used with a reasonable probability contrary to Sec.9-13 Patent Act, which determine all acts preserved to the owner of a patent. This is due to Art.6 of the Enforcement Directive, according to which the provision’s objective is to secure evidence – even before the actual facts of the case are clear. To respect the other party’s interests it is obvious that not any slightest indication can suffice to justify a claim. According to the statement of the German legislator on the occasion of the amendment of the Patent Act the requirement of a reasonable probability was added in order to codify the principles developed by the German Federal Court of Justice in the so called “Faxkarte – Case⁴”⁵. The court decided that a general inspection claim according to Sec.809 Civil Code is substantiated, if a “certain degree of probability” of an infringement is given⁶.

(2) Second, the presentation of documents or the examination of an object must be necessary. Again this is an abstract legal term, which has to be interpreted. This requirement of “necessity” was included in Sec.140c PatG in order to prevent an abuse of the provision as an instrument for industrial espionage⁷. Moreover this precondition allows the courts the consideration of the obligor’s interest of non-disclosure in relation to the probability of an infringement or its significance. The “necessity” will be denied by the courts, if at the time of the claim any other, simpler, reasonable and at least equitable possibility to obtain evidence is apparent. In practice this might be the case if an infringement could be substantiated e.g. by inquiries on the internet or by a simple glaze at sales literature or instruction manuals. Even though such a requirement is not comprised by Art.6 or 7, Sec.140c PatG can still be considered as compliant to the Enforcement-Directive in respect of its Art.3.

(3) Additionally subsection (II) excludes claims according to subsection (I) in the case that its utilization is disproportionate in the particular case. By this the principle of proportionality is expressed in Sec.140c PatG. In an exceptional cases the court could reject an extensive claim if the alleged infringement is at the most insignificant. (weiterlesen…)

by Dr. Duncan Matthews

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im sogenannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist, damit den öffentlichen Austausch – auch im Medium Internet – in unseren Rechtsgebieten zu fördern und Praxis und Wissenschaft einander anzunähern. Die Transparenz des wissenschaftlichen Austausches für die Öffentlichkeit ist ein weiteres Ziel dieser Reihe. 

I notice, in the current economic climate, that greater attention is being paid to the fact that trading conditions can be undermined by piracy and counterfeiting – and the fact that many of the infringing goods being sold on European markets originate from developing countries. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has estimated that the international trade in pirated and counterfeit goods could amount to $200 billion worldwide. 

The need to reduce levels of piracy and counterfeiting globally has led the World Customs Organisation (WCO) , the World Health Organisation (WHO) , Interpol  to announce different initiatives on piracy and counterfeiting

Meanwhile the draft Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) currently being discussed by developed country governments  would introduce a new bilateral treaty to require trading partners to demonstrate new, higher standards of intellectual property enforcement than are set out in the TRIPS Agreement. You might have seen already that ACTA could criminalize peer-to-peer file sharing, subject iPods to border searches and allow internet service providers to monitor their customers’ communications.

The EU – like the United States – is also taking steps to require trading partners to strengthen the enforcement of intellectual property rights by updating the terms of its existing (and any future) trade agreements .

But news this week that the Irish Republic is willing to hold a second referendum on the EU’s Lisbon Treaty raises the prospect that a little-known new power will allow the European Parliament to have a greater say in any future intellectual property enforcement provisions of trade agreements signed by the EU.

Recently, I was asked to give evidence to the European Parliament’s Committee on International Trade about this.  In the resulting report  I pointed out that, (weiterlesen…)