Archiv für die Kategorie 'Patentrecht'

In re Bilski vs. Kappos: Was ist patentfähig in den USA?

Montag, 16. November 2009

Mündliche Verhandlung vor dem Supreme Court im Fall re Bilski vs. Kappos

Der Supreme Court hat im Juni 2009 den Fall „Bilski gegen Kappos“ zur Entscheidung angenommen, trotz der sonst üblichen Zurückhaltung dieses Gerichts gegenüber dem Patentrecht (erklärbar auch mit der verglichen mit höchsten Gerichten anderer Länder deutlich geringeren Zahl entschiedener Fälle). Der Fall enthält Fragestellungen, die auf die Grundlagen des Rechtsgebiets zurückgehen und betrifft zudem momentan heftig diskutierte Themen wie beispielweise die Frage, ob Software-Anwendungen Patentschutz genießen dürfen/sollen.

Zur Vorgeschichte: Die Antragsteller Bernard L. Bilski und Rand A. Warsaw wollen eine Geschäftsmethode patentieren lassen. Der Antrag wurde bereits 1997 gestellt. Das Patent wurde ihnen vom United States Patent Office (USPTO, dessen Direktor David J. Kappos ist, daher die Bezeichnung im Fall) verwehrt mit der Begründung, (mehr …)

Vorlage des BGH an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) zur Auslegung der Biopatentrichtlinie

Freitag, 13. November 2009

Der beklagte Patentinhaber, Prof. Dr. Brüstle, ist Inhaber eines vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilten Patents, das isolierte und gereinigte neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen sowie die Verwendung der neuralen Vorläuferzellen zur Therapie von neuralen Defekten betrifft.

Nach den Ausführungen in der Patentschrift stellt die Transplantation von Hirnzellen in das Nervensystem eine Erfolg versprechende Methode für die Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen dar. Da ausgereifte Nervenzellen nur eine geringe Regenerationsfähigkeit aufwiesen, sei die Transplantation von unreifen, noch entwicklungsfähigen Vorläuferzellen notwendig, die jedoch in der Regel nur während der Entwicklung des Gehirns vorhanden seien. Der Rückgriff auf das Gehirngewebe von Embryonen komme jedoch bei menschlichen Embryonen schon aus ethischen Gründen nicht in Betracht. Vor diesem Hintergrund beschreibt das Patent einen Weg, auf dem für die Transplantation geeignete Zellen („Vorläuferzellen“ im Sinne des Patents) aus embryonalen Stammzellen gewonnen werden können, und beansprucht Schutz für die Vorläuferzellen und das Verfahren zu ihrer Gewinnung.

Der Kläger – Greenpeace e.V. – hat beantragt, das Patent wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten für nichtig zu erklären, soweit die Patentansprüche Vorläuferzellen umfassen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden. Das in erster Instanz zuständige Bundespatent-gericht hat der Klage überwiegend stattgegeben und das Patent für nichtig erklärt, soweit es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden. (mehr …)

IP|Experten: Compensation of Employed Inventors in Sweden

Montag, 19. Oktober 2009

By Sanna Wolk, LL.D./S.J.D.

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im so genannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist es, damit den öffentlichen Austausch in unserem Rechtsgebiet auch im Internet zu fördern. Die mit einer Veröffentlichung im Internet einhergehende Transparenz des wissenschaftlichen Diskurses für die Öffentlichkeit ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.

1. Introduction

In Sweden, invention work is to a great extent carried out by employees. This means that a significant number – and probably a majority – of inventions are created in an employment relationship. Today, employees may not directly question that all or part of the exclusive rights to an invention accrues to the employer. However, there is an identifiable burgeoning opinion that employed inventors to a greater extent wish to receive reasonable compensation for their creative work, especially when businesses make large amounts of money due to the inventions of their employees.

In Sweden there is a special law governing employers’ rights to employees’ inventions, namely the Act on the Right to Employee’s Inventions no. 345 of 1949. The Act applies to patentable inventions made by employees in their private or public employment. However, the Act is not applicable to inventions made by university researchers (teacher exception). Swedish universities are supposed to carry on educational activities, rather than to pursue commercial activities, and as a matter of principle teachers and researchers employed by universities own their inventions.

The Act on the Right to Employee’s Inventions is mostly non-mandatory, and individual contracts or collective agreements may govern the transfer of patent rights in inventions, and in the private sector, rights in employee inventions are also regulated by collective agreements. However, the most important employee rights are mandatory. Thus, for example, the employee has a mandatory right to a reasonable remuneration in compensation for the rights transferred to the employer. An employee cannot be deprived of this right by way of an individual contract or collective agreement.

The reason for the right to special remuneration being expressed in a mandatory provision is that the legislator has wished to inspire creative work, at the same time as the regulation protects the weaker party, since negotiations between employer and employee are frequently characterised by imbalance. It is important from a societal point of view to stimulate the desire to innovate, and extra remuneration to the employee may constitute an incentive for creativity, while at the same time an employer may obtain competitive advantages or economic profit by assuming an employee’s invention. The inventor must be rewarded for this positive result. There are however no exact statements in the preparatory works as to what actually constitutes reasonable remuneration. (mehr …)

IP|Experten: Unwiderruflichkeit

Dienstag, 25. August 2009

von John Chudziak, LL.M.

Insbesondere amerikanische Lizenzverträge enthalten häufig eine Klausel, wonach die Lizenz unwiderruflich sei. Amerikanische Gerichte haben entschieden, dass eine solche Klausel die wirksame Kündigung des Lizenzvertrages ausschließe und eine Lizenz beim Lizenznehmer bestehen bleibe (vgl. bspw. US Court of Appeals 5th Circuit, No. 07-50640, July 25, 2008 – als pdf zu finden unter: http://www.fitzpatrickcella.com/clients/case.cfm?pubid=487 – wir berichteten hier am 10.12.2008).

Im Folgenden soll geklärt werden, wie eine solche Klausel rechtlich nach deutschem Recht einzuordnen ist, und welche praktischen Auswirkungen diese Einordnung nach sich zieht.

Zu klären ist zunächst das Wesen der Lizenz (1.). Sodann ist zu untersuchen, wie sich die „Unwiderruflichkeit“ auf den Bestand der Lizenz auswirken kann (2.).

1. Wesen der Lizenz

Das Wesen der Lizenz zeigt sich in ihrem Rechtsinhalt (1.1.), ihrem Verhältnis zum Schutzrecht (1.2.) und ihrem Verhältnis zu Dritten (1.3.).

1.1      Rechtsinhalt

In früherer Zeit sah man in der Einräumung einer Lizenz lediglich den Verzicht des Inhabers eines gewerblichen Schutzrechts gegenüber dem Lizenznehmer auf sein Recht, die Ausnutzung des geschützten Gegenstandes zu verbieten (vgl. Groß, Der Lizenzvertrag, 9. Auflage, S. 8, Abs. 2 m.w.N.). Im Gegensatz dazu wird in der neueren Literatur und Rechtssprechung ganz allgemein die Auffassung vertreten, dass sowohl die Einräumung einer ausschließlichen als auch einer einfachen Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts bedeute (vgl. Groß, a.a.O., Abs.3 m.w.N.). Der Unterschied zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz bestehe lediglich darin, dass dem Erwerber bei der einfachen Lizenz nur ein positives Benutzungsrecht ohne negative Abwehbefugnis eingeräumt wird, wohingegen der ausschließliche Lizenznehmer nicht nur ein Benutzungsrecht mit positivem, sondern auch mit negativem Inhalt erhält (vgl. Götting, Gewerblicher Rechtschutz, 8. Auflage, § 25, Rdnr. 16, 17). Dass mit jeder Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts einhergeht, sei denknotwendig, um die zahlreichen Verpflichtungen des Lizenzgebers ableiten zu können. Schließlich könne man eine Haftung des Lizenzgebers für Sachmängel nur aus einem positiven Recht herleiten, das der Lizenzgeber dem Lizenznehmer einzuräumen hat (Vgl. Groß, a.a.O., Abs. 5 m.w.N.).

Festgehalten werden kann, dass es sich bei jeder Lizenz um ein positives Benutzungsrecht handelt.

1.2      Verhältnis zum Schutzrecht

Klar ist, dass Lizenzen als positive Benutzungsrechte unterhalb der Schwelle der Übertragung des eigentlichen Schutzrechtes (z. B. das Patentrecht) liegen (vgl. Götting, a.a.O., Rdnr. 15).

Nicht abschließend geklärt ist, wie die Einräumung einer Lizenz dogmatisch zu begründen ist. So vertritt eine Ansicht, dass in der Verfügung über das Patent bei der Lizenzvergabe die Übertragung eines abgespaltenen Teilrechts zu sehen ist (so z. B. Nirk GRUR 70, 329, 330). Im Falle der ausschließlichen Lizenz verbleibe dem Lizenzgeber nach dieser Ansicht nur noch das seines Nutzungsrechts entkleidete formale Patentrecht (vgl. Ullmann, Patentgesetz, 10. Auflage, § 15, Rdnr. 61, 82, 89,). Eine andere Ansicht sieht in der Lizenzvergabe die konstitutive Begründung eines Nutzungsrechts (so z.B. Knapp GRUR Int. 73, 225, 228). Im Ergebnis stimmen beide Ansichten darin überein, dass die Lizenz einen gewillkürten Ausschnitt aus den Befugnissen darstellt, welche die Ausnutzung des Patentrechts seinem Inhaber gewährt (so schon RG, RGZ 134, 91, 96).

1.3      Verhältnis zu Dritten (mehr …)

Jahresbericht 2008 des DPMA veröffentlicht

Mittwoch, 8. Juli 2009

Der Jahresbericht ist hier herunterzuladen.

Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann: BGH – Orange Book Standard

Donnerstag, 11. Juni 2009

Im Mai wurde das Urteil des BGH  im Fall „Orange Book Standard“ veröffentlicht. Der Kartellsenat hat abgesegnet, dass ein Anspruch aus § 23 Abs. 1 GWB iVm Art. 82 EG oder §§ 19, 20 GWB dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG entgegengehalten werden kann.

Tatbestand und Hintergrund

1.         Das streitgegenständliche Patent betraf (es ist abgelaufen) einen optisch auslesbaren beschreibbaren Datenträger, insbesondere eine beschreibbare Compact Disc (CD), die eine Servospur besitzt, welche in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation aufweist. Diese steuert die Aufzeichnung oder das Auslesen der Daten. Die Servospur der Datenträger im Stand der Technik ist in (zur Aufnahme der Nutzinformation dienende) Informationsaufzeichnungsgebiete und dazwischen liegende Synchronisationsgebiete aufgeteilt. Diese enthalten Positionsinformationen in Form der Adresse des benachbarten Informationsaufzeichnungsgebiets, aus denen beim Abtasten abgeleitet werden kann, welcher Teil des Aufzeichnungsträgers gelesen wird. So kann schnell und genau eine bestimmte Stelle der Platte aufgesucht werden. Gemäß der Erfindung sind die Adressinformation in der Spurmodulation enthalten, wodurch die Synchronisationsgebiete eliminiert werden. So werden die Informationsaufzeichnungsgebiete nicht mehr durch Synchronisationsgebiete unterbrochen. Damit verbessert die Erfindung das Auslesen der Daten von einer (wieder-)beschreibbaren CD (rewritable compact disc, d.h. mehrfach beschreibbare optische Datenträger).

Im Jahr 2001 hat die Koninklijke Philips Electronics N.V. (Philips) gegen die Hersteller und Vertreiber von CDs (Master & More, SK Kassetten, Global Digital Disks)  auf Patentverletzung geklagt. Das Landgericht Mannheim und das Oberlandesgericht Karlsruhe (Urteil vom 13.12.2006 – 6 U 174/02) verurteilten die Unternehmen auf Unterlassung und Zahlung von Schadensersatz an Philips.

2.         Der „Orange Book Standard“ beschreibt dabei durch das streitgegenständliche Patent geschützte technische Spezifikationen, die eingehalten werden müssen, damit eine beschreibbare CD von einem CD-Player beschrieben und gelesen werden kann. Für andere Medien existieren weitere Standards, der „Red Book Standard“ z. B. für Audio-CDs etc.; zusammengefasst werden diese von der Industrie gesetzten Standards unter dem Begriff „Rainbow Books“.  Festgelegt wurden sie erstmals im Jahr 1982 von den Unternehmen Philips und Sony.

Jedes Unternehmen, das beschreibbare CDs herstellt und vertreibt, muss den Orange Book-Standard erfüllen und somit eine Lizenz erwerben. Das den Standard abdeckende Patent ist daher ein sog. „standardessentielles“ Patent.

3.         Normalerweise sind die Inhaber eines standard-essentiellen Patents verpflichtet, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen (Fair Reasonable And Non-Discriminatory) zu vergeben. Dies wird üblicherweise ausgehandelt, wenn Standardisierungsgremien der Industrie sich auf einen Standard einigen.

Die Einigung hat immense Vorteile:  (mehr …)

Bun­des­tag be­schließt mo­der­nes Pa­tent­recht

Donnerstag, 28. Mai 2009

 Der Deut­sche Bun­des­tag hat heute den Ge­setz­ent­wurf der Bun­des­re­gie­rung zur Ver­ein­fa­chung und Mo­der­ni­sie­rung des Pa­tent­rechts be­schlos­sen. Das Ge­setz soll die Rechts­la­ge bei der An­mel­dung von Pa­ten­ten und Mar­ken verbessern und das Rechts­mit­tel­sys­tem vereinfachen.

Bun­des­jus­tiz­mi­nis­te­rin Bri­git­te Zy­pries sagte hierzu: „Mit die­ser No­vel­le stär­ken wir den Pa­tent­stand­ort Deutsch­land nach­hal­tig. Die An­mel­dung von Pa­ten­ten wird ver­ein­facht, bei Strei­tig­kei­ten kön­nen die Ge­richts­ver­fah­ren schnel­ler ab­lau­fen. Wir rech­nen damit, dass die Be­ru­fungs­ver­fah­ren in Pa­tent­sa­chen künf­tig nur noch halb so lange dau­ern wer­den wie bis­her. So wis­sen die Be­tei­lig­ten und die Öf­f­ent­lich­keit schnel­ler, ob eine Er­fin­dung patent­ge­schützt ist oder nicht. Die Re­form kommt der ge­sam­ten Wirt­schaft zu Gute, die auf Er­fin­dun­gen als Roh­stoff der Wis­sens­ge­sell­schaft an­ge­wie­sen ist. Ein wirk­sa­mer und ef­fi­zi­en­ter Rechts­schutz für Er­fin­dun­gen hilft un­se­rer Wirt­schaft, ihr In­no­va­ti­ons­po­ten­ti­al voll aus­zu­schöp­fen und Ar­beits­plät­ze zu schaf­fen. Dar­auf kommt es ge­ra­de in wirt­schaft­lich schwie­ri­gen Zei­ten an.“

Wie hier bereits berichtet wurde,  sind Kern­stück des Ge­setz­ent­wurfs Änderungen beim  Nich­tig­keits­ver­fah­ren. Aber auch das Ver­fah­ren bei Ar­beit­neh­mer­er­fin­dun­gen wird laut Bundesjustizministerium ver­ein­facht. Ziel­set­zung des Ge­set­zes über Ar­beit­neh­mer­er­fin­dun­gen ist es, die Zu­ord­nung der im Ar­beits­ver­hält­nis ent­stan­de­nen Er­fin­dung zum Ar­beit­ge­ber si­cher­zu­stel­len und dem Ar­beit­neh­mer eine an­ge­mes­se­ne Ver­gü­tung dafür zu ge­wäh­ren. Bis­her muss­ten Ar­beit­ge­ber und an­ge­stell­ter Er­fin­der dafür meh­re­re Er­klä­run­gen mit un­ter­schied­li­chen Fris­ten aus­tau­schen. Diese For­ma­li­en hätten in der be­trieb­li­chen Pra­xis immer wie­der zu Feh­lern ge­führt. In Zu­kunft soll eine sog. In­an­spruch­nah­me­fik­ti­on gel­ten: Da­nach gehen Ar­beit­neh­mer­er­fin­dun­gen vier Mo­na­te nach ihrer Mel­dung au­to­ma­tisch auf den Ar­beit­ge­ber über, wenn die­ser die Er­fin­dung nicht vor­her frei­gibt. „In der Sache bleibt es aber bei dem be­währ­ten In­ter­es­sen­aus­gleich: Der Ar­beit­ge­ber hat grund­sätz­lich einen An­spruch auf Diens­ter­fin­dun­gen des Ar­beit­neh­mers. Der Ar­beit­neh­mer er­hält dafür im Ge­gen­zug einen Ver­gü­tungs­an­spruch“, er­klär­te Zy­pries hierzu.

Das Ge­setz be­darf nicht der Zu­stim­mung des Bun­des­ra­tes.

Siehe hierzu auch die Informationsseite des BMJ zur Patentrechtsmodernisierung.

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz)

Eilmeldung: „Zwangslizenzeinwand“ im Patentverletzungsprozess grundsätzlich zulässig

Mittwoch, 6. Mai 2009

Mit Urteil vom heutigen Tage – Az. KZR 39/06 – Orange Book Standard – hat der BGH den kartellrechtlichen „Zwangslizenzeinwand“ gegenüber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers grundsätzlich zugelassen. Die Lizenzierungspraxis eines marktbeherrschenden Patentinhabers unterliege der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle (Art. 82 EG, §§ 19, 20 GWB). Der Patentinhaber dürfe ein Unternehmen, das einen Lizenzvertrag abschließen will, um auf einem von der Benutzung des Patents abhängigen Markt Produkte anbieten zu können, nicht dadurch diskriminieren, dass er von diesem Unternehmen ohne sachlichen Grund höhere Lizenzgebühren als von anderen fordert. Verstößt der Patentinhaber gegen dieses Diskriminierungsverbot, sei ihm die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verwehrt. Die Klage aus dem Patent stelle dann ebenso wie die Weigerung, den angebotenen Lizenzvertrag abzuschließen, einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar.

Näheres und eine Kommentierung folgen in Kürze.

Quelle: Pressemitteilung des BGH

„Fast work, like hard work, never hurt anyone“ – Court of Appeal for England and Wales zur ordentlichen Prozessführung bei gleichzeitiger Anhängigkeit von Einspruch und Nichtigkeitsklage

Mittwoch, 15. April 2009

 Court of Appeal for England and Wales vom 23. Februar 2009

Laufen zwei verschiedene Verfahren zu ein- und demselben Gegenstand nebeneinander ab, kann dies mitunter für Verwirrung sorgen. Für (ausländische Mandanten beratendende) Patentrechtsspezialisten wird es interessant, wenn es um das Nebeneinander von Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren geht. In Deutschland ist hier die Rechtslage klar. Nach § 81 Abs. 2 PatG muss die Einspruchsfrist bzw. das -verfahren abgewartet werden, bevor Nichtigkeitsklage erhoben werden kann. Dies gilt für deutsche wie (zumindest nach überwiegender Auffassung) für europäische Patente. Die Nichtigkeitsklage gegen Patente kann gemäß § 81 Abs. 2 PatG erst dann erhoben werden, wenn ein Einspruchsverfahren nicht mehr anhängig ist oder wegen Ablaufs der Einspruchsfrist nicht mehr anhängig gemacht werden kann. Andernfalls ist die Klage unzulässig.

§ 81 Abs. 2 PatG soll parallele Verfahren über den Rechtsbestand eines Patents und einander widersprechende Entscheidungen hierzu vermeiden, wobei dem Einspruchverfahren der Vorrang gebührt, um das Bundespatentgericht zu entlasten. Dass ein Nebeneinander beider Verfahren nicht nur zu doppelter Belastung und widersprechenden Entscheidungen, sondern auch zu prozessualer Verwirrung (und in der Folge Verärgerung des nationalen Richters) führen kann, bezeugt eine kürzlich ergangene Entscheidung des Court of Appeal for England and Wales in der Sache Eli Lilly & Co v Human Genome Sciences. Sie dokumentiert auch, dass die Parteienvertreter das Verfahren wirkungsvoll verschleppen können, wenn die nationalen Nichtigkeitsgerichte mangels Subsidiaritätsregel die Entscheidungen des EPA abwarten und sich an diesen orientieren (also das Problem widersprechender Entscheidungen „faktisch“ lösen). Wer die an die Parteien(-vertreter) gerichteten und ungewöhnlich offenen Ermahnungen von Justice Jacob lesen will, sei auf http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/168.html verwiesen.

(sdt)

IP|Experten: The implementation of Art. 6 and 7 (2004/48/EG) through Sec. 140c of the German Patent Act

Freitag, 13. Februar 2009

by Sebastian Glatzel* and Nikolas Smirra*

Die Expertennotizen von IP|Notiz sollen ein Forum für Experten im sogenannten „Grünen Bereich” und daran angeschlossenen Rechtsgebieten bilden. Unser Ziel ist, damit den öffentlichen Austausch – auch im Medium Internet – in unseren Rechtsgebieten zu fördern und Praxis und Wissenschaft einander anzunähern. Die Transparenz des wissenschaftlichen Austausches für die Öffentlichkeit ist dabei einer der wichtigsten Effekte dieser Reihe.


  1. Introduction

On September 1st 2008 section 140c of the German Patent Act (PatG) came into effect. This provision is part of a series of amendments to German IP related regulations due to the implementation of the IPR Enforcement Directive (2004/48/EG) made under the European internal market provisions. The Directive concerns measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of intellectual property1.

Regarding the considerable difficulties that a rightholder may have to prove an infringement or to determine his claim to compensation in the case of a detected infringement, Sec.140c PatG in particular deals with the implementation of Art. 6 and 7, concerning „evidence“ and „measures for preserving evidence“, themselves being compliant with Art.43 (1) and Art.50 (1)(b) of TRIPS. Before the implementation of Sec.140c PatG claims regarding evidence were based on Sec.8092 et seqq. of the German Civil Code. However those provisions were not sufficient to fulfill the requirements of Art.6 of the Directive3. So the new provision to the Patent Act grants the rightholder a claim of examination of alleged infringing objects or processes and guarantees access to relevant documents. Moreover the obligor’s duty to present documents or to tolerate the inspection of an object can be ordered by interlocutory injunction according to the provisions of the German Code of Civil Procedure (ZPO). Sec.140c PatG can be regarded as an addition to Sec.140b PatG, which grants rightholders a demand for disclosure of relevant information about the origin and the channel of distribution of infringing products.

At first glance the German provision bears significant resemblance to the Anton-Pillar-Order (or Search-Order) and the French “saisie contrefacon”. However, due to preculiarities of the German law – especially the law of practice – Sec.140c PatG is far from being without controversy.

  1. Sec.140c PatG

§ 140c Patentgesetz

  1. Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

  1. Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

  1. Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

  1. § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 140b Abs. 8 gelten entsprechend.

  1. Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.

Section 140c Patent Act (Translation)

  1. Whoever uses a patented invention with reasonable probability contrary to Sec. 9-13 Patent Act, may be subject to claims by the rightholder or any other beneficiary to present documents or tolerate the inspection of an object in his control, or a process that is subject to a patent, if it is necessary in order to establish claims. If there is reasonable probability of infringement on a commercial scale, the claim extends to the presentation of banking, financial and commercial documents. The court takes necessary measures to warrant protection in a particular case, if the alleged infringer claims confidentiality of the documents.

  1. The claim according to subsection 1 is excluded, if the utilization is disproportionate in the particular case.

  1. The duty to present documents or to tolerate the inspection of an object may be ordered by interlocutory injunction according to Sec. 935-945 of the german Code of Civil Procedure. The court takes necessary measures to warrant the protection of confidential information. This applies in particular to cases where the preliminary injunction is issued without prior hearing of the opponent.

  1. Sec. 811 of the Civil Code and Sec.140b (VIII) Patent Act apply mutatis mutandis.

  1. Where it is found that there has been no infringement or threat of infringement, the alleged infringer may demand compensation of the damage caused by the demand from the applicant of the presentation or inspection according to paragraph 1

  1. Content of Sec.140c Patent Act

Following requirements have to be met in order to grant the rightholder or any other beneficiary the claim of inspection or the access to relevant documents:

(1) A patented invention has to be used with a reasonable probability contrary to Sec.9-13 Patent Act, which determine all acts preserved to the owner of a patent. This is due to Art.6 of the Enforcement Directive, according to which the provision’s objective is to secure evidence – even before the actual facts of the case are clear. To respect the other party’s interests it is obvious that not any slightest indication can suffice to justify a claim. According to the statement of the German legislator on the occasion of the amendment of the Patent Act the requirement of a reasonable probability was added in order to codify the principles developed by the German Federal Court of Justice in the so called “Faxkarte – Case45. The court decided that a general inspection claim according to Sec.809 Civil Code is substantiated, if a “certain degree of probability” of an infringement is given6.

(2) Second, the presentation of documents or the examination of an object must be necessary. Again this is an abstract legal term, which has to be interpreted. This requirement of “necessity” was included in Sec.140c PatG in order to prevent an abuse of the provision as an instrument for industrial espionage7. Moreover this precondition allows the courts the consideration of the obligor’s interest of non-disclosure in relation to the probability of an infringement or its significance. The “necessity” will be denied by the courts, if at the time of the claim any other, simpler, reasonable and at least equitable possibility to obtain evidence is apparent. In practice this might be the case if an infringement could be substantiated e.g. by inquiries on the internet or by a simple glaze at sales literature or instruction manuals. Even though such a requirement is not comprised by Art.6 or 7, Sec.140c PatG can still be considered as compliant to the Enforcement-Directive in respect of its Art.3.

(3) Additionally subsection (II) excludes claims according to subsection (I) in the case that its utilization is disproportionate in the particular case. By this the principle of proportionality is expressed in Sec.140c PatG. In an exceptional cases the court could reject an extensive claim if the alleged infringement is at the most insignificant. (mehr …)