Wirksamkeit von Unterlizenzierungen – (Canon II)

Im Zusammenhang mit unserer Berichterstattung über den SED-TV-Lizenzierungsstreit zwischen Canon und Applied Nanotech, bei dem es vordergründig um die Frage ging, ob Canon den Lizenzierungsvertrag mit Applied Nanotech durch Unterlizenzierung eines aus sich und Toshiba bestehenden Gemeinschaftsunternehmens verletzt habe, rissen wir auch die Frage an, ob denn das Gemeinschaftsunternehmen wirksam lizenziert sein könne.

Unseres Erachtens lohnt es sich, noch genauer auf die Frage einzugehen.

Ausgangspunkt ist ein Lizenznehmer, der wirksam über eine Lizenz verfügt. Um welche Art der Lizenz es sich handelt, interessiert an dieser Stelle noch nicht. Es soll auch unterstellt werden, dass es dem Lizenznehmer laut Lizenzvertrag verboten ist, Dritten Unterlizenzen zu erteilen. Wenn der Lizenznehmer einem Dritten wirksam eine Unterlizenz erteilt, macht er sich vertragsbrüchig. Die spannende Frage ist allerdings, ob er bei einem vertraglichen Verbot der Unterlizenzierung überhaupt wirksam eine Unterlizenz erteilen kann, auch wenn er über eine Lizenz verfügt. Dies ist eine Frage der Verfügungsbefugnis.

Zu denken ist zunächst an § 399 i.V.m. § 413 BGB.

Nach § 399 Alt. 2 BGB kann eine Forderung nicht abgetreten werden, wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist. Erfolgt eine Abtretung einem vereinbarten Abtretungsausschluss zuwider, ist die Abtretung unwirksam (vgl. BGH NJW 78, 813; 88, 1210). Würde man diese Vorschrift auf ein lizenziertes Recht anwenden, hätte dies die Unwirksamkeit der Unterlizenzierung zur Folge. Schließlich stellt die Einräumung einer Unterlizenz einen Einräumungsakt unterhalb der Schwelle einer Rechtsübertragung dar (vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Aufl., S. 193), die gem. § 398 S. 1 BGB durch Abtretung erfolgt. Mithin entspricht ein vertragliches Unterlizenzierungsverbot einer Vereinbarung eines Abtretungsausschlusses. Demnach hätte Canon dem Gemeinschaftsunternehmen von vornherein keine Unterlizenz wirksam einräumen können.

Zu klären ist allerdings, ob § 399 Alt. 2 BGB bei der vorliegenden Fallkonstellation überhaupt Anwendung finden kann.

Bemüht man § 413 BGB, wonach die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen auf die Übertragung von anderen Rechten entsprechende Anwendung findet, liegt die Anwendbarkeit des § 399 Alt. 2 BGB auf Lizenzrechte nahe. Zu beachten ist allerdings zunächst, dass eine Anwendbarkeit nach § 413 BGB nur dann angenommen werden kann, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Bei einer patentrechtlichen Lizenz findet sich in § 15 PatG eine Sonderregelung zur Übertragung von Lizenzen. Allerdings regelt § 15 PatG nicht die Frage der Verfügungsbefugnis. Dies muss die Vorschrift auch nicht, weil in § 137 S.1 BGB die allgemeine Regelung zur Verfügungsbefugnis über veräußerliche Rechte zu finden ist. Damit ist jedoch noch immer nicht die Frage geklärt, ob § 399 Alt. 2 BGB auf Lizenzrechte anwendbar ist. Dies Frage hat bereits das Reichsgericht (RGZ 127, 197, 205) verneint. § 399 BGB greife nicht, weil das Recht aus dem Patent ein absolutes Recht sei, das keinen Schuldner kennt. § 399 BGB erfasse dagegen relative Rechte. Folglich würde § 399 Alt. 2 BGB vorliegend allenfalls dann weiterhelfen, wenn der Lizenznehmer lediglich über eine einfache Lizenz verfügt, weil es sich bei ihr um eine schuldrechtliche Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung handelt (BGHZ 62, 272, 274).

Damit stellt sich die Frage, ob § 137 S. 1 BGB einer wirksamen Unterlizenzierung entgegensteht.

Nach vorgenannter Vorschrift kann die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. Damit schützt § 137 S. 1 BGB die Verfügungsfreiheit des Rechtsinhabers (vgl. BayObLG NJW 78, 701). Sie ist Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedankens, dass sich niemand durch Rechtsgeschäft seiner rechtlichen Handlungsfähigkeit entäußern kann. Damit sind die gegen die Verfügungsbeschränkung verstoßenden Verfügungen wirksam, auch wenn der Erwerber vom Verfügungsverbot weiß. Danach wäre das Gemeinschaftsunternehmen wirksam Unterlizenznehmer geworden. Canon hätte sich vertragsbrüchig gemacht.

Ließe sich nur noch argumentieren, dass das zu übertragene Recht so ausgestaltet ist, dass es schlicht nicht übertragbar ist.

Eine solche Unübertragbarkeit kann sich zunächst aus dem Gesetz ergeben. Bspw. sind die Vereinsmitgliedschaft, der Nießbrauch und andere beschränkt dingliche Rechte nicht veräußerlich, so dass es an einer Voraussetzung des § 137 BGB fehlt. So liegt der Fall bei Lizenzen allerdings nicht. Wie gesagt lässt § 15 PatG die Übertragung von Lizenzen zu. Damit verbleibt nur noch die Möglichkeit, eine beschränkte Verfügungsmacht des Veräußerers aus dem Inhalt des ihm zustehenden Rechts zu entnehmen. Das Reichsgericht (RG GRUR 37, 627, 630) geht davon aus, dass der Inhalt des Lizenzrechts auch dessen Wirkung nach außen bestimme. Einem vertraglichen Verbot zur Vergabe von Unterlizenzen könne daher nicht nur eine schuldrechtliche, sondern auch eine dingliche Wirkung mit der Folge entnommen werden, dass Unterlizenzen bei einem vertraglichen Verbot nicht wirksam eingeräumt werden können (RG, a.a.O.). Das Gemeinschaftsunternehmen wäre danach nicht Unterlizenznehmer geworden.

Ob die Rechtsprechung des Reichsgerichts noch zeitgemäß ist, lässt sich durchaus bezweifeln. Bekanntlich ist die Warenverkehrsfreiheit ein heutzutage hochgeschätztes Gut. Diesem ist es nicht zuträglich, wenn man schuldrechtliche Absprachen im Patentrecht verdinglicht. Dem ist m.E. entgegenzusteuern.

(jsc)

 
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2 Kommentare zu “Wirksamkeit von Unterlizenzierungen – (Canon II)”

  1. Otto Zierer
    26. Januar 2009 16:45
    1

    Es gilt die Vertragsfreiheit der Parteien, vertragliches Verbot bleibt ein Verbot. Wir sind im gewerblichen Rechtsschutz und nicht im Sozialrecht.

  2. jsc
    27. Januar 2009 09:53
    2

    Vielen Dank für den Kommentar. Dass das vertragliche Verbot ein vertragliches Verbot bleibt, zweifelt der Artikel nicht an. Damit verbleibt dennoch die Frage, wie sich das vertragliche Verbot auf das Verfügungsgeschäft auswirkt. Ist mit dem vertraglichen Verbot automatisch die Einräumung einer Unterlizenz unwirksam bzw. kann die Unterlizenz von vornherein nicht eingeräumt werden oder ist die Einräumung wirksam und muss erst kondiziert werden? Mit dem Artikel haben wir versucht, eine Anwort auf diese Frage zu geben.

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